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ライセンス契約と一言でいっても、許諾対象となる技術の内容・範囲や契約の目的等によって内容は大きく異なります。本ページでは、ライセンシーの立場から、ある製品に用いる特許及びノウハウのライセンスを受けるための契約を想定し、特に注意して検討したほうがよい点について説明します。
実施許諾の対象が特許であれば、対象特許に、必要な特許が全て含まれているか、許諾対象にノウハウ等を含むのであれば、対象範囲に必要な技術が全て含まれているのか、必ず確認するようにしましょう。なぜなら、現在及び将来において事業に必要とする技術がライセンス範囲に一部でも含まれていなければ追加して契約を締結する等の対応が必要となり、トラブルが生じるためです。ライセンスを必要とする事業の技術者等と詳細に打合せし、技術範囲を確認するようにしましょう。
The Licensed Technology shall mean certain confidential and proprietary technology relating to the Licensed Product, including without limitation all intellectual property such as patents, trademarks, service marks, trade names, copyrights, know-how, trade secrets, licenses, information and any other intellectual property and proprietary rights owned by Licensor relating in any way to the Licensed Product as of the Effective Date.
本ライセンス技術とは、ライセンス製品に関連する特定の秘密技術をいい、本契約発効日時点でライセンス製品に何らかの形で関連してライセンサーが保有する特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、ノウハウ、企業秘密、ライセンス、情報及び他のすべての知的財産権を含む。
ライセンス契約においては、許諾対象の技術を用いて、製造販売等することができる製品の範囲や用途について、限定を付されることが一般的です。当該限定が現在及び将来における事業の妨げにならないか、事業部門に確認するようにしましょう。次の例においては（定義規定において何が「本ライセンス製品」に当たるかを特定していることを前提として）、ライセンス技術を用いることができるのは、「本ライセンス製品」の製造販売等であると限定しています。
Licensor hereby grants to Licensee, upon and subject to all the terms and conditions of this Agreement, a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable worldwide license under the Licensed Technology, to develop, make, have made, use, market, offer for sale, sell and import the Licensed Products for the term of this Agreement.
本契約の諸条件に従うことを前提として、ライセンサーは、ライセンシーに対して、本契約の期間中、本ライセンス技術を実施して本ライセンス製品を開発し、製造し、製造させ、使用し、販売し、販売の申出をし、販売及び輸入する非独占的、譲渡不能かつサブライセンス権なしの、全世界的な非独占的実施権を付与する。
上記の例では、本ライセンス技術を実施して本ライセンス製品を「開発し、製造し、製造させ、使用し、販売し、販売の申出をし、販売及び輸入する」行為を許諾対象としています。ライセンシーの立場からは、許諾される行為の範囲の限定が事業の妨げにならないか確認しましょう。上記の例では、サブライセンス権は付与されていません。他に別途規定がない限り、ライセンシーの子会社は（ライセンシーの下請製造を除き）本ライセンス技術を実施して本ライセンス製品を製造販売等することはできません。サブライセンス権の付与規定が必要かどうかも検討しましょう。後のトラブルにつながらないように、事業の妨げになるような規定になっていないか検討しましょう。
上記の例においては、「本契約期間中」「全世界的な」「非独占的実施権」が許諾されることになっています。
ランニングロイヤルティなのか、一時金なのか、その組み合わせなのか、ミニマムロイヤルティがあるのか、一時金はロイヤルティに充当されるのか等を確認しましょう。
In consideration for the licenses granted hereunder, Licensee shall pay to Licensor a royalty at the rate of ** percent (**%) of its Net Sales. The royalty with respect to the Licensed Products during each calendar quarter shall be due and payable to Licensor, along with a report showing the basis for the computation of the royalty, within thirty (30) days from the end of each calendar quarter during the term of this Agreement and within thirty (30) days of a termination or expiration of this Agreement. If no royalty is due, Licensee shall so indicate in its report.
本契約に基づき許諾された実施権の対価として、ライセンシーはライセンサーに対して、売上高の**％の割合でロイヤルティを支払うものとする。各四半期の本ライセンス製品に関するロイヤルティは、ロイヤルティの計算根拠を示す報告書とともに、本契約期間中の各四半期末から30日以内、及び、本契約の終了又は満了から30日以内にライセンサーに支払うものとする。ロイヤリティが発生しない場合、ライセンシーは報告書にその旨を記載するものとする。
「実施料はどのような額であれば妥当な額なのか」と、質問を受けることがあります。これは、ライセンシーの側から見れば、その技術を実施した場合のメリット、実施を回避するような設計の可能性、特許無効を争った場合のリスク等を考えて、その実施料を支払ってでも実施許諾を受けて事業を行った方が利益が大きいのかどうかから検討すべきことになります。
契約を結ぶ前から、将来生じうる事態を想定し、実施料を支払う期間や契約期間を検討しましょう。例えば、許諾対象の技術が、特許とノウハウ等の場合には、実施料支払期間をどうするのか事前に考えておかないと、特許権の期間満了後もノウハウが用いられるときに実施料をどうするのか、後々トラブルになりかねません。ノウハウの有効性の期間の検討等を行い、事前に取り決めるようにしましょう。
ライセンス対象の技術の実施により、第三者から権利侵害を主張された場合に関する規定を確認しましょう。ライセンシーの立場であって、特に特許のみならずノウハウ等も許諾対象となっている場合は、ライセンサーから一切の保証を得られない規定になっていないか、その場合には実際に第三者から権利侵害を主張されたときに自社のみで対応できるのか等を検討しましょう。
海外の企業や個人（非居住者）に対して、特許権、商標権や著作権等の実施等に対するライセンス料を支払う場合は、当該ライセンス料は所得税法における「使用料」に該当し、その支払いの際に、支払金額の20.42％を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収しなかった場合には、税務監査を受けた際等に、不納付加算税や延滞税が課されるおそれがあります。ライセンサーの所在する国が日本と租税条約を締結している場合には、当該租税条約に基づいて税率の減免を受けることができる可能性があります。この減免を受けるためには、使用料の支払い前に、租税条約に基づく届出書を所轄税務署に対して提出しなければなりません。国境を超えるライセンス契約に慣れているライセンサーであれば、届出書提出のために必要な書類を自ら準備してくれるかもしれませんが、そうでない場合には、事前にライセンサーに対して必要手続と必要書類を準備してもらうようにしましょう。
参考URL：国税庁「No.2888 租税条約に関する届出書の提出（源泉徴収関係）」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
To the extent required by any applicable law, Licensee may withhold from any payment to Licensor an amount equivalent to any applicable withholding tax provided that Licensee shall pay the amounts of such taxes to the proper governmental authority in a timely manner and, upon Licensor’s request, shall promptly transmit to Licensor an official tax certificate or other evidence of such withholding sufficient to enable Licensor to claim such payments of taxes.
ライセンシーは、適用法令上要求される限度において、ライセンサーに対する支払いから、源泉所得税に相当する税額を差し引くことができる、ただし、ライセンシーは、かかる税額を所轄の税務当局に対して適時に支払い、ライセンサーに対して、ライセンサーの要求に応じて、ライセンサーがかかる納税をしたことを証明することができる正式な納税証明書その他の源泉徴収の証拠となるものを速やかに送付するものとする。
以上は一般的なライセンス契約において重要と考えられる点を挙げたにとどまります。現実には、ライセンス契約ごとに、重要になる点は異なります。実際にライセンス契約の締結が必要になった際には、事前に専門家に相談することをお勧めします。
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