１　英文契約での知的財産権の定義と種類

英文契約では，知的財産権のことを“intellectual property rights”や“proprietary rights”という用語で表します。

主に知的財産権を対象とするライセンス契約（License Agreement）で頻繁に定義される用語です。

ライセンス契約の対象となる知的財産権は，特許権（patents）に限定されず，著作権（copyrights），商標権（trademarks），意匠権（design），トレードシークレット（trade secret）など，様々な種類があります。

２　英文契約において知的財産権を守るための４つのポイント

知的財産権条項には，知的財産権の帰属や侵害しないことの保証，侵害があった場合の対処などが定められます。

以下では，知的財産権と密接に関係する英文契約において，自社の知的財産権を守るために重要となる４つのポイントを解説します。

（１）知的財産権の帰属を明確にする （２）知的財産権の使用範囲や目的を限定する （３）侵害行為があった場合の報告義務を定める （４）知的財産権に関する情報の保護，管理を求める

（１）知的財産権の帰属を明確にする 

知的財産権が関わる契約においては，自社の知的財産権を守るうえで，知的財産権の帰属を明確にしておくことが重要です。

例えば，ライセンス契約においては，自社がライセンサーである場合，具体的にどのような知的財産権や発明，技術情報を有するのか，あるいは使用の許諾をするのか，契約で明確にすることが重要です。

例） In this Agreement, Licensor grants Licensee the non-exclusive and non-transferable right to use the Patents and Technical Information to design, manufacture, sell, and use the Licensed Product in the Territory during the term of this Agreement. “Patent” means, as set forth in Exhibit A, any patent or patent application owned or controlled by the Licensor at the time of execution of this Agreement.“Technical Information” means, as set forth in Exhibit B, all technical information, knowledge, know-how, and data related to the manufacture of the Licensed Products, which are developed, acquired, or otherwise controlled by the Licensor at the time of execution of this Agreement. 参考訳： 本契約に基づき，ライセンサーは，ライセンシーに対して，本契約期間中に許諾地域内でライセンス製品を設計，製造，販売および使用するために特許および技術情報を使用する非独占的および譲渡不可の権利を与える。 「特許」とは，別紙Aに記載の通り，本契約の締結時にライセンサーによって所有または支配された特許と特許出願をいう。「技術情報」とは，別紙Bに記載の通り，許諾製品の製造に関わる，本契約締結時にライセンサーによって開発，取得または別の方法で支配されるすべての技術情報，知識，ノウハウ，データをいう。

また，共同研究開発契約（Joint Research and Development Agreement）では，知的財産権の帰属に関してトラブルが生じやすく，知的財産権の帰属については特に慎重になる必要があります。

そのため，共同研究開発の前からそれぞれが所有する知的財産（バックグラウンドIP）を明確にしておきましょう。

共同で開発した技術や製品については，当事者間の共有になるといった条項を，交渉及び契約内容に応じて定めましょう。

ライセンス契約や共同研究開発契約については，以下のコラムで詳しく解説しています。

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（２）知的財産権の使用範囲や目的を限定する

契約によって許諾される知的財産権の使用範囲や目的を明確にすることで，無断転用や流用を防ぐことができます。

例） The rights granted herein are limited to the purposes set forth in Article ____ and internal use by ABC.   参考訳： 本契約の中で許諾された権利の使用は，第＿＿項で定められた目的のために限られ，ABCによる社内使用に限られる。

上記例では，ソフトウェアライセンスなど，単に使用権が認められる権利を前提として，目的の使用範囲を社内に限定しています。

営業秘密などついて再許諾を許す場合には，いかなる範囲で，どのような手続き（通知など）に基づかなければならないのかを規定し，できる限り自社の情報を守るようにしましょう。

（３）侵害行為があった場合の報告義務を定める

意図せず相手方が自社の知的財産権を侵害した，あるいは相手方が第三者による侵害を発見したといった場合に，ただちに自社に報告するよう，報告義務を定めておきましょう。

例） If the Licensee finds any infringement of the copyrights or trademarks set forth in this Agreement (” Infringement “), the Licensee shall promptly notify the Licensor.  参考訳： ライセンシーが，本契約で定める著作権もしくは商標権を侵害する行為（以下，「権利侵害行為」という）を発見した場合には，ライセンシーは速やかにライセンサーに通知するものとする。

報告を受けることによって，ただちに侵害行為をやめさせる対応ができるようになり，損害をできるだけ減らすことが可能となります。

（４）知的財産権に関する情報の漏えいを防ぐ

交渉や契約によって開示される知的財産権に関する情報について，秘密保持義務を相手方に課し，漏えいを防ぎましょう。

交渉段階で秘密保持契約（Non-Disclosure Agreement，略して“NDA”）を締結する，あるいは本契約で秘密保持条項（Confidentiality）を定めることで，相手方に秘密保持義務を課すことができます。

例） Each party shall maintain in confidence and proper management all information disclosed by one party to the other party in connection with this Agreement and directed to be confidential at the time of disclosure. 参考訳： 各当事者は，本契約に関連して一方当事者から相手方に開示され，開示時点で秘密と指示されたすべての情報を秘密に保持し，適切に管理しなければならない。

秘密保持に関する取り決めにあたっては，必ず何が秘密情報（Confidential Information）にあたるのか明記しましょう。

公に知られている情報や一般に入手することができる情報などは，除外事項であるとしてリストアップされていることが多いです。

また，契約終了後，直ちに知的財産に関する情報が第三者に漏れてしまわないよう，契約終了から一定期間は秘密保持義務を課すことが一般的です。

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３　知的財産権が侵害されてしまった場合のために

契約段階で知的財産権を守る努力をしていたとしても，残念ながら予期せず侵害されてしまうこともあります。

万が一，自社の知的財産権が侵害されてしまった場合に備え，英文契約書に紛争解決条項（Settlement of Disputes）を定めておきましょう。

紛争解決条項とは，将来，契約当事者間で紛争が生じた場合の解決方法を規定する条項です。

通常，紛争解決条項として，仲裁条項（arbitration）や裁判管轄合意（jurisdiction）を置きます。

（１）仲裁条項（arbitration）

仲裁とは，契約の当事者が，紛争についての判断を中立的な第三者である仲裁人の判断に委ね，その判断に従う旨の合意（仲裁合意）を前提とする紛争解決制度です。

仲裁条項では，誰を仲裁人（Arbitrator）とするのか，仲裁規則（Arbitration Rules）はどうするのか，手続言語はどうするのかといった仲裁に関する合意を定めます。

当事者の合意に基づく紛争解決制度ですので，裁判と比べて納得のいく解決を図れる可能性が高くなります。

また，仲裁判断（Arbitral Award）は，仲裁手続の当事者の権利義務関係について，仲裁法廷 （Arbitral Tribunal）が下した決定であり，特定の国の裁判における確定判決と同じ効力があります。

特定の国における裁判の判決が外国で承認・執行できない場合が多いことを考えると，仲裁判断が国を超えた効力をもつことは，仲裁合意の最大のメリットといえるでしょう。

仲裁合意については，以下の記事で解説しています。

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（２）裁判管轄合意条項（jurisdiction）

合意管轄とは，紛争となった場合に，どこの裁判所で争うかを予め合意で決めておくことです。

合意管轄を定めた条項を「裁判管轄合意条項」といいます。

契約の一方当事者が金銭債権の取り立てを執行する契約や不動産関連契約など，契約の性格から仲裁よりも裁判の方が適切なケースがあります。

このような場合には，裁判管轄合意条項を定めておきましょう。

仲裁条項にかかわらず，裁判手続きを取ることができるとする例外を規定することも可能です。

国際取引では非常に重要となる条項ですので，慎重に取り決めましょう。

４　まとめ

今回は，英文契約で知的財産権を守るために知っておきたい４つのポイントなどについて解説しました。

知的財産権が一度侵害されてしまうと，自社に重大な損失を与え，取り返しのつかない事態になりかねません。

自社の大切な知的財産権を守るため，英文契約書の作成及びレビューは慎重に行いましょう。

その際，知的財産権の帰属は明記されているか，使用範囲や目的は限定されているかなど，本コラムで解説したポイントについては，特に注意してください。

英文契約において注意すべきポイントは，本コラムに挙げたものに限られず，具体的な契約によって様々です。もし，英文契約でご不明な点がございましたら，当事務所までお気軽にお問い合わせください。